IP, IT & Life Sciences

Trademark Protection on the Internet: Domain Disputes in Ukraine

A trademark is the key element that distinguishes and individualises a company on the market, as well as goods and services that the company offers to consumers. Creation, use and protection of trademarks are thus important for every company.

Trademark protection in Ukraine

Under Ukrain­ian law, a trade­mark is a sign by which goods and ser­vices of one per­son dif­fer from goods and ser­vices of oth­er per­sons.

The object of a trade­mark may be any sign or com­bi­na­tion of signs. Such signs may be (among oth­ers) words, includ­ing per­son­al names, let­ters, numer­als, pic­to­r­i­al ele­ments, col­ors and com­bi­na­tions of col­ors, as well as any com­bi­na­tion of such signs

The cer­tifi­cate, the term of which is 10 years from the fil­ing date, cer­ti­fies own­er­ship of the trade­mark. The cer­tifi­cate enti­tles the hold­er to use the trade­mark and pro­vides the exclu­sive right to pro­hib­it oth­ers from using the trade­mark with­out con­sent.

Any encroach­ment or attempt­ed encroach­ments against the rights of the cer­tifi­cate hold­er are con­sid­ered an offence sub­ject to admin­is­tra­tive, civ­il and even crim­i­nal lia­bil­i­ty.

Trademarks on the internet and domain regulation

Ukrain­ian trade­mark leg­is­la­tion pro­vides that the use of a trade­mark in busi­ness doc­u­ments, in adver­tis­ing or on the inter­net is con­sid­er­ing a trade­mark use. Such use with­out trade­mark hold­ers’ con­sent is a direct vio­la­tion of their rights.

Even though Ukraini­ans laws sees the use of the trade­mark in domain names with­out the trade­mark hold­er con­sent as a sep­a­rate vio­la­tion, the mech­a­nism for trade­marks pro­tec­tion for domain names (espe­cial­ly in the third lev­el of the domain’s name, such as COM.UA, KIEV.UA etc.) has not been defined.

Except for a domain name def­i­n­i­tion, the Ukrain­ian laws does not con­tain any norms that may deter­mine the iden­ti­ty of the domain name as well as attribute the own­er­ship right on domain name to cer­tain rela­tion­ships.

The present Ukrain­ian reg­u­la­tion on domain names is named “.UA Domain Pol­i­cy” (the Pol­i­cy). Pub­lic domain admin­is­tra­tors and reg­is­trars devel­oped pol­i­cy joint­ly with Host­mais­ter LLC. The Pol­i­cy has four sec­tions: gen­er­al prin­ci­ples and pro­vi­sions and rules of del­e­ga­tion of domain names apply­ing for the domain UA. A pre­vi­ous ver­sion of the Pol­i­cy includ­ed sec­tions on domain dis­putes res­o­lu­tion. That it is why the nature of the Pol­i­cy and its appli­ca­tion by the courts for trade­mark pro­tec­tion in domain names has changed.

Thus, trade­marks hold­ers can rely on the trade­mark pro­tec­tion stip­u­lat­ed in the Pol­i­cy con­nect­ed with the domain .UA because, for domain del­e­ga­tion, they must prove that such cor­re­spond­ing domain name entire­ly, or it sec­ond-lev­el com­po­nent1, coin­cides in writ­ing with the trade­mark of such reg­is­trant.

As for domains of oth­er lev­els, Host­mais­ter LLC has devel­oped a reg­u­la­tion for reg­is­tra­tion of domain names in the domain .COM.UA and a reg­u­la­tion for reg­is­tra­tion of domain names in the domain .KIEV.UA. These reg­u­la­tions are quite declar­a­tive and do not pro­vide any require­ments for domain del­e­ga­tion, nor do they guar­an­tee trade­mark pro­tec­tion for trade­mark hold­ers.

Remedies for trademark infringement

Only the reg­is­trar is empow­ered to stop the ille­gal use of a trade­mark in the domain name, and it is empow­ered to act so only on the basis of a court judg­ment.

Per­sons whose trade­mark rights are vio­lat­ed may bring the claim before the court to can­cel the domain name del­e­ga­tion or to re-del­e­gate a domain name to a trade­mark own­er.

If the ille­gal use of a trade­mark in domain names is con­sid­ered unfair com­pe­ti­tion, a claim sub­mit­ted to the com­pe­ti­tion author­i­ties often is an addi­tion­al step before sub­mit­ting dis­putes before the courts.

In prac­tice, the res­o­lu­tion of a dis­pute may be sped up by apply­ing to the law enforce­ment agen­cies and com­menc­ing a crim­i­nal pro­ceed­ing. In this case it is required to prove that the offender’s actions caused sig­nif­i­cant harm2 to the trade­mark hold­er. If the amount of dam­ages is less than the spec­i­fied amount, the offense is sub­ject to admin­is­tra­tive lia­bil­i­ty. The inves­ti­ga­tion, ini­ti­at­ed by the law enforce­ment agen­cies, essen­tial­ly helps trade­mark hold­ers to facil­i­tate the col­lec­tion of evi­dence. Appeals to the enforce­ment agen­cies do not pre­clude trade­mark hold­ers from com­menc­ing a court pro­ceed­ing.

Alter­na­tive­ly, a domain dis­pute can be resolved by send­ing a writ­ten claim to the reg­is­trar to the atten­tion of vio­la­tor (unfair reg­is­trant), with the aim to stop the vio­la­tion. But such cas­es are not effec­tive in Ukraine.

If a business becomes successful, an unregistered trademark is easy prey for unfair competitors.

1
Before the “.” char­ac­ter but not includ­ing it
2
EUR 764 in 2014

Захист Торгової Марки в Інтернет: Доменні спори в Україні

Знак на товари та послуги, (далі — торгова марка) є візитівкої компанії, основним елементом, що вирізняє та індивідуалізує на ринку як саму компанію, так й товари та послуги, що вона пропонує споживачам. Створення, використання і захист торгових марок, таким чином, є важливими для будь-якої компанії.

Захист Торгової Марки в Україні

Відповідно до українського законодавства, торгова марка є позначенням, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Об’єктом торгової марки може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такі позначення (серед іншого), можуть бути словесними, включаючи власні імена, літери, цифри, колір або комбінацію кольорів чи комбінацією усього вищезазначеного.

Свідоцтво, строк якого становить 10 років від дати подання заявки, засвідчує право власності на торгову марку. Свідоцтво наділяє його власника правом використовувати торгову марку та надає виключне право забороняти іншим особам таке використання без його згоди.

Будь-яке посягання (або такі спроби) на права власника свідоцтва, вважатимуться правопорушенням і є підставами притягнення правопорушника до адміністративної, цивільної та навіть кримінальної відповідальності.

Торгова марка у мережі Інтернет. Правове регулювання та способи захисту торгової марки у доменних спорах

Законодавство України із захисту торгових марок передбачає, що застосування торгової марки у діловій документації чи у рекламі та у мережі Інтернет є використанням торгової марки, а у свою чергу таке використання без згоди володільця є прямим правопорушенням його прав.

Незважаючи на те, українське законодавство визначає використання торгової марки у доменних іменах без згоди відповідного власника як окреме порушення, механізм захисту торгових марок у доменних іменах (особливо у доменних іменах третього рівня, наприклад, COM.UA, KIEV.UA т.д.) не передбачений до кінця.

Окрім визначення поняття доменного імені, українське законодавство не містить будь-яких норм, що можуть ідентифікувати приналежність доменного імені та права володіння ним до певних правовідносин.

Чинним положенням, що регулює домені імена, порядок їх реєстрації та інші аспекти, є “Регламент особливостей реєстрації приватних доменних імен другого рівня в домені .UA” (“Регламент”). Цей Регламент був розроблений адміністраторами публічних доменів та реєстраторами спільно із ТОВ “Хостмайстер”. Регламент складається з чотирьох розділів: загальні положення, терміни та визначення, вимоги до доменного імені та інші положення, що стосуються домену UA.

Власники торгових марок можуть розраховувати на певний захист, що передбачений у Регламенті, адже для делегування доменного імені, заявники мають підтвердити, що таке відповідне доменне ім’я повністю, або його компонент другого рівня (до знака “.”, але не включаючи цей знак), за написанням співпадає із Знаком, права на використання якого на території України належать такій особі.

Попередня версія Регламенту містила розділи щодо вирішення доменних спорів. Саме тому природа цього Регламенту та його застосуванням судами для захисту торгової марки у доменних спорах змінилася.

Що стосується регулювання доменів інших рівнів, то ТОВ “Хостмайстер” були розроблені Регламент реєстрації доменних імен у домені .COM.UA, а також Регламент реєстрації доменних імен у домені .KIEV.UA. Ці регламенти мають доволі декларативний характер та не містять жодних вимог для делегування доменного імені, а тому і не можуть надавати жодних гарантій захисту їх власникам.

Способи захисту у разі порушення прав власників торгових марок.

Тільки реєстратор має право зупинити незаконне використання торгової марки в доменному імені, і може діяти тільки на підставі рішення суду.

Особи, права на торгові марки яких були порушені, можуть подати позов до суду для того щоб скасувати делегування доменного імені або повторно передати доменне ім’я власнику торгової марки.

Якщо незаконне використання торгової марки у доменних іменах вважатиметься недобросовісної конкуренцією, заява, подана в антимонопольні органи, часто є додатковим та дієвим кроком перед подачею спорів на вирішення до суду.

На практиці, вирішення спору може бути прискорено у разі звернення до правоохоронних органів і відкриття ними кримінальної справи. У цьому випадку необхідно довести, що дії правопорушника завдали значної шкоди власнику торгової марки. Якщо сума збитку менше зазначеної суми, правопорушник притягується до адміністративної відповідальності. Розслідування за ініціативою правоохоронних органів, суттєво допомагає та полегшує власникам торгових марок збирання доказів, що необхідно для подання цивільного позову. Звернення до правоохоронних органів не виключають власників торгових марок звернутися до суду.

Крім того, доменний спір може бути вирішений альтернативним способом, а саме шляхом направлення письмового претензії до реєстратора із наступним попередженням порушника (недобросовісного реєстранта), з метою припинення порушення. Але такі випадки не є ефективними в Україні.

Незареєстрована торгова марка, у разі успішності та популярності бізнесу, стає легкою здобиччю для недобросовісних конкурентів.