IP, IT & Life Sciences

Trademark Protection on the Internet: Domain Disputes in Ukraine

A trademark is the key element that distinguishes and individualises a company on the market, as well as goods and services that the company offers to consumers. Creation, use and protection of trademarks are thus important for every company.

Trademark protection in Ukraine

Under Ukrainian law, a trademark is a sign by which goods and services of one person differ from goods and services of other persons.

The object of a trademark may be any sign or combination of signs. Such signs may be (among others) words, including personal names, letters, numerals, pictorial elements, colors and combinations of colors, as well as any combination of such signs

The certificate, the term of which is 10 years from the filing date, certifies ownership of the trademark. The certificate entitles the holder to use the trademark and provides the exclusive right to prohibit others from using the trademark without consent.

Any encroachment or attempted encroachments against the rights of the certificate holder are considered an offence subject to administrative, civil and even criminal liability.

Trademarks on the internet and domain regulation

Ukrainian trademark legislation provides that the use of a trademark in business documents, in advertising or on the internet is considering a trademark use. Such use without trademark holders’ consent is a direct violation of their rights.

Even though Ukrainians laws sees the use of the trademark in domain names without the trademark holder consent as a separate violation, the mechanism for trademarks protection for domain names (especially in the third level of the domain’s name, such as COM.UA, KIEV.UA etc.) has not been defined.

Except for a domain name definition, the Ukrainian laws does not contain any norms that may determine the identity of the domain name as well as attribute the ownership right on domain name to certain relationships.

The present Ukrainian regulation on domain names is named “.UA Domain Policy” (the Policy). Public domain administrators and registrars developed policy jointly with Hostmaister LLC. The Policy has four sections: general principles and provisions and rules of delegation of domain names applying for the domain UA. A previous version of the Policy included sections on domain disputes resolution. That it is why the nature of the Policy and its application by the courts for trademark protection in domain names has changed.

Thus, trademarks holders can rely on the trademark protection stipulated in the Policy connected with the domain .UA because, for domain delegation, they must prove that such corresponding domain name entirely, or it second-level component1, coincides in writing with the trademark of such registrant.

As for domains of other levels, Hostmaister LLC has developed a regulation for registration of domain names in the domain .COM.UA and a regulation for registration of domain names in the domain .KIEV.UA. These regulations are quite declarative and do not provide any requirements for domain delegation, nor do they guarantee trademark protection for trademark holders.

Remedies for trademark infringement

Only the registrar is empowered to stop the illegal use of a trademark in the domain name, and it is empowered to act so only on the basis of a court judgment.

Persons whose trademark rights are violated may bring the claim before the court to cancel the domain name delegation or to re-delegate a domain name to a trademark owner.

If the illegal use of a trademark in domain names is considered unfair competition, a claim submitted to the competition authorities often is an additional step before submitting disputes before the courts.

In practice, the resolution of a dispute may be sped up by applying to the law enforcement agencies and commencing a criminal proceeding. In this case it is required to prove that the offender’s actions caused significant harm2 to the trademark holder. If the amount of damages is less than the specified amount, the offense is subject to administrative liability. The investigation, initiated by the law enforcement agencies, essentially helps trademark holders to facilitate the collection of evidence. Appeals to the enforcement agencies do not preclude trademark holders from commencing a court proceeding.

Alternatively, a domain dispute can be resolved by sending a written claim to the registrar to the attention of violator (unfair registrant), with the aim to stop the violation. But such cases are not effective in Ukraine.

If a business becomes successful, an unregistered trademark is easy prey for unfair competitors.

1
Before the “.” character but not including it
2
EUR 764 in 2014

Захист Торгової Марки в Інтернет: Доменні спори в Україні

Знак на товари та послуги, (далі – торгова марка) є візитівкої компанії, основним елементом, що вирізняє та індивідуалізує на ринку як саму компанію, так й товари та послуги, що вона пропонує споживачам. Створення, використання і захист торгових марок, таким чином, є важливими для будь-якої компанії.

Захист Торгової Марки в Україні

Відповідно до українського законодавства, торгова марка є позначенням, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Об’єктом торгової марки може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такі позначення (серед іншого), можуть бути словесними, включаючи власні імена, літери, цифри, колір або комбінацію кольорів чи комбінацією усього вищезазначеного.

Свідоцтво, строк якого становить 10 років від дати подання заявки, засвідчує право власності на торгову марку. Свідоцтво наділяє його власника правом використовувати торгову марку та надає виключне право забороняти іншим особам таке використання без його згоди.

Будь-яке посягання (або такі спроби) на права власника свідоцтва, вважатимуться правопорушенням і є підставами притягнення правопорушника до адміністративної, цивільної та навіть кримінальної відповідальності.

Торгова марка у мережі Інтернет. Правове регулювання та способи захисту торгової марки у доменних спорах

Законодавство України із захисту торгових марок передбачає, що застосування торгової марки у діловій документації чи у рекламі та у мережі Інтернет є використанням торгової марки, а у свою чергу таке використання без згоди володільця є прямим правопорушенням його прав.

Незважаючи на те, українське законодавство визначає використання торгової марки у доменних іменах без згоди відповідного власника як окреме порушення, механізм захисту торгових марок у доменних іменах (особливо у доменних іменах третього рівня, наприклад, COM.UA, KIEV.UA т.д.) не передбачений до кінця.

Окрім визначення поняття доменного імені, українське законодавство не містить будь-яких норм, що можуть ідентифікувати приналежність доменного імені та права володіння ним до певних правовідносин.

Чинним положенням, що регулює домені імена, порядок їх реєстрації та інші аспекти, є “Регламент особливостей реєстрації приватних доменних імен другого рівня в домені .UA” (“Регламент”). Цей Регламент був розроблений адміністраторами публічних доменів та реєстраторами спільно із ТОВ “Хостмайстер”. Регламент складається з чотирьох розділів: загальні положення, терміни та визначення, вимоги до доменного імені та інші положення, що стосуються домену UA.

Власники торгових марок можуть розраховувати на певний захист, що передбачений у Регламенті, адже для делегування доменного імені, заявники мають підтвердити, що таке відповідне доменне ім’я повністю, або його компонент другого рівня (до знака “.”, але не включаючи цей знак), за написанням співпадає із Знаком, права на використання якого на території України належать такій особі.

Попередня версія Регламенту містила розділи щодо вирішення доменних спорів. Саме тому природа цього Регламенту та його застосуванням судами для захисту торгової марки у доменних спорах змінилася.

Що стосується регулювання доменів інших рівнів, то ТОВ “Хостмайстер” були розроблені Регламент реєстрації доменних імен у домені .COM.UA, а також Регламент реєстрації доменних імен у домені .KIEV.UA. Ці регламенти мають доволі декларативний характер та не містять жодних вимог для делегування доменного імені, а тому і не можуть надавати жодних гарантій захисту їх власникам.

Способи захисту у разі порушення прав власників торгових марок.

Тільки реєстратор має право зупинити незаконне використання торгової марки в доменному імені, і може діяти тільки на підставі рішення суду.

Особи, права на торгові марки яких були порушені, можуть подати позов до суду для того щоб скасувати делегування доменного імені або повторно передати доменне ім’я власнику торгової марки.

Якщо незаконне використання торгової марки у доменних іменах вважатиметься недобросовісної конкуренцією, заява, подана в антимонопольні органи, часто є додатковим та дієвим кроком перед подачею спорів на вирішення до суду.

На практиці, вирішення спору може бути прискорено у разі звернення до правоохоронних органів і відкриття ними кримінальної справи. У цьому випадку необхідно довести, що дії правопорушника завдали значної шкоди власнику торгової марки. Якщо сума збитку менше зазначеної суми, правопорушник притягується до адміністративної відповідальності. Розслідування за ініціативою правоохоронних органів, суттєво допомагає та полегшує власникам торгових марок збирання доказів, що необхідно для подання цивільного позову. Звернення до правоохоронних органів не виключають власників торгових марок звернутися до суду.

Крім того, доменний спір може бути вирішений альтернативним способом, а саме шляхом направлення письмового претензії до реєстратора із наступним попередженням порушника (недобросовісного реєстранта), з метою припинення порушення. Але такі випадки не є ефективними в Україні.

Незареєстрована торгова марка, у разі успішності та популярності бізнесу, стає легкою здобиччю для недобросовісних конкурентів.