IP, IT & Life Sciences

Recognition of a Mark as Well-Known in Moldova: Practical Aspects

In Moldova a mark is considered well-known if it is largely known at the date of filing of an application to register a mark or at the date of the priority claimed, in relation to a relevant scope of persons and with regard to the goods and/or services for which such mark is used.

Competent authority

Under the Moldovan Trademarks Act no.38/2008 (Trademarks Act), a mark is recognised as well-known on the basis of a request filed with the Chisinau Court of Appeal or on basis of a counter-claim filed during examination of a statement of claims on protection of rights.

The request on declaration of a mark as well-known must contain:

  • the request on declaration of the mark as well known and the date from which the mark is to be considered as well known;
    the name, address and signature of the managing director of the applicant;
  • the name and address of the trademark attorney (representative), if the request is filed by a representative;
  • the description of the mark requested to be declared as well-known; and
  • the goods and/or services for which the mark is used and pursuant to the provisions of the International Classification of Goods and Services.

Basis for the declaration of a mark as well-known

To declare a mark as well-known, the applicant must submit to the court any information that would prove the notoriety of the mark, including:

  • the level of awareness of the mark on a relevant market and by a relevant scope of persons;
  • the duration (commencement and period), level and geographical area of use of the mark;
  • the duration, level and geographical area of promotional activity of the mark;
  • the duration and geographical area of registration and/or any registration application where such registration and/or application reflects the use and/or notoriety of the mark;
  • a report confirming the value of the mark;
  • the results of the polling performed by the applicant with regard to the mark; and
  • additional information that would be helpful for declaring the mark as well-known (Article 32/4 a) Trademarks Act).

In practice, polling is the most common tool used and the most decisive proof when it comes to declaring a mark as well-known. It is therefore very important that the polling is well-prepared. In particular, the applicant must precisely define the geographical area of use of the goods and/or services under the mark, as well as the persons for which such goods and/or services are intended to be provided (eg, age, gender, level of education, occupation, etc.). Note that for certain types of products, the Trademarks Act requires a minimum level of awareness (eg, minimum 60% of awareness is required for a mark used for goods of technical (industrial) use; Article 32/6(4) Trademarks Act).

Participants in the polling must answer at least the following questions:

  • whether they know the respective mark;
  • whether they know the holder of the mark or the producer of the good (product) under the mark;
  • the date from which the mark has been known to them;
  • familiarity with the mark (well-known, known, less known, unknown); and
  • estimation of the good (product) (excellent, very good, good, average, unsatisfactory; Article 32/6(6) Trademarks Act).

The judgment on declaration of the mark as well-known

Depending on the information provided by the applicant, including the results of the polling, the Chisinau Court of Appeal issues a judgment granting the applicant’s request and declaring the mark as well-known, or rejecting the applicant’s request.

The applicant’s request on declaring the mark as well-known will be rejected if:

  • the information submitted by the applicant does not correspond to the requirements under the Trademarks Act;
  • the applicant’s mark is identical or similar to a mark registered or for which an application for registration has been filed by another person for the same products and/or services, the priority date of such other mark being earlier than the applicant’s;
  • the mark became a common name; or
  • the mark contradicts the public order or the rules of morality (Article 32/6(7) Trademarks Act).

The judgment on declaring of a mark as well known is notified to the State Agency on the Intellectual Property of the Republic of Moldova, the mark being registered with the Register of well-known marks within three months as of the date of issuance of the judgment. Should any party to the process not agree with the judgment of the Chisinau Court of Appeal, such party has a right of recourse. This must be filed within two months with the Supreme Court of Justice of the Republic of Moldova (Article 434 Code of Civil Procedure of the Republic of Moldova).

The declaration of a mark as well-known in Moldova is not a mission impossible. However, applicants must consider that most of the work is to be done before the request is filed with the court.

Recunoașterea notorietății unei mărci în Republica Moldova: Aspecte practice

În Republica Moldova, o marcă se consideră ca fiind notorie dacă este larg cunoscută la data depunerii unei cereri de înregistrare a mărcii sau la data priorității pretinse, în cadrul unui segment de public vizat și pentru produsele şi/sau serviciile pentru care se utilizează marca respectivă.

Autoritatea competentă

În conformitate cu Legea Republicii Moldova nr.38/2008 privind protecția mărcilor (Legea privind protecția mărcilor), o marcă poate fi recunoscută ca fiind notorie în temeiul unei cereri de constatare a notorietății depuse la Curtea de Apel Chișinău sau în temeiul unei cereri reconvenționale într-o acțiune de apărare a drepturilor.

Cererea de constatare a notorietății unei mărci trebuie să conțină:

  • solicitarea de constatare a notorietăţii mărcii cu indicarea datei de la care această constatare se solicită;
  • numele, adresa şi semnătura administratorului companiei solicitante;
  • numele și adresa mandatarului autorizat/ reprezentantului, în cazul depunerii cererii prin intermediul acestora;
  • descrierea mărcii notorietatea căreia se solicită;
  • produsele şi/sau serviciile pentru care se utilizează marca, grupate conform claselor clasificării internaţionale a produselor şi a serviciilor.

Criteriile de constatare a notorietății mărcii

În vederea recunoașterii notorietății mărcii, solicitantul trebuie să prezinte instanței orice informație care ar demonstra notorietatea mărcii, inclusiv:

  • gradul de cunoaştere a semnului pe piaţă de către segmentul de public vizat;
  • durata (începutul şi perioada), gradul şi întinderea geografică a utilizării semnului;
  • durata, gradul şi întinderea geografică a activităţii de promovare a semnului;
  • durata şi întinderea geografică a oricărei înregistrări a semnului şi/sau a oricărei cereri de înregistrare a acestuia, în măsura în care reflectă utilizarea sau recunoaşterea acestei mărci;
  • raportul de evaluare care determină valoarea mărcii;
  • rezultatul sondajelor efectuate de solicitant;
  • orice alte informaţii utile pentru constatarea notorietății mărcii (Articolul 32/4 a) al Legii privind protecția mărcilor).

În practică, sondajul este instrumentul cel mai des utilizat și este proba cea mai importantă atunci când vorbim despre constatarea notorietății unei mărci. În acest sens, este foarte important ca sondajul să fie bine pregătit. În special, solicitantul trebuie să definească cu precizie întinderea geografică a utilizării bunurilor și/sau serviciilor sub marca în cauză, precum și persoanele cărora aceste bunuri și/sau servicii se intenționează a fi furnizate (de ex. vârsta, sexul, nivelul de educație, ocupația, etc.). Urmează a fi luat în calcula faptul că, pentru anumite produse, Legea privind protecția mărcilor impune un anumit grad minim de cunoaștere (de ex. cel puțin 60% de cunoaștere este necesară pentru o marcă utilizată pentru bunuri cu destinație tehnică; Articolul 32/6(4) al Legii privind protecția mărcilor).

Participanții la sondaj trebuie să răspundă cel puțin la următoarele întrebări:

  • dacă cunosc marca respectivă;
  • dacă cunosc titularul mărcii sau producătorul produsului marcat cu o astfel de marcă;
  • data de la care cunosc marca;
  • aprecierea proprie a mărcii (dacă le este bine cunoscută, cunoscută, slab cunoscută, necunoscută);
  • aprecierea proprie a produsului (dacă este excelent, foarte bun, bun, mediu, nesatisfăcător; Articolul 32/6(4) al Legii privind protecția mărcilor).

Hotărârea privind constatarea notorietăţii mărcii

În funcție de informația prezentată de solicitant, inclusiv rezultatul sondajelor, Curtea de Apel Chișinău emite o hotărâre de admitere a cererii solicitantului și constată notorietatea mărcii, fie respinge cererea solicitantului.

Cererea solicitantului privind constatarea notorietății mărcii va fi respinsă dacă:

  • probele prezentate de către solicitant nu corespund cerinţelor stabilite în Legea privind protecția mărcilor;
  • marca solicitantului este identică sau similară unei alte mărci înregistrate sau pentru care a fost depusă o cerere de înregistrare pe numele unei alte persoane pentru aceleaşi produse ori servicii, cu o prioritate anterioară datei de la care se solicită constatarea notorietăţii mărcii;
  • marca s-a transformat în denumire uzuală;
  • marca contravine ordinii publice sau bunelor moravuri (Articolul 32/6(7) al Legii privind protecția mărcilor).

Hotărârea privind constatarea notorietăţii mărcii se comunică Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova pentru ca marca recunoscută notorie să fie înscrisă în Registrul mărcilor notorii în termen de trei luni de la data emiterii hotărârii judecătorești. În cazul în care o parte la proces nu este de acord cu hotărârea judecătorească, aceasta este în drept să o atace cu recurs. Recursul urmează a fi declarat în termen de două luni la Curtea Supremă de Justiție a Republicii Moldova (Articolul 434 al Codului de Procedură Civilă al Republicii Moldova.

Declararea unei mărci ca fiind notorie în Republica Moldova nu este o misiune imposibilă. Totuși, solicitanții urmează să țină cont de faptul că cea mai importantă parte a lucrului trebuie să fie făcută înainte de depunerea în instanța de judecată a cererii de constatare a notorietății mărcii.