IP, IT & Life Sciences

Austria: Trademarks as Collateral for Financing

In recent years, providers of financing are increasingly looking into trademarks (and other intellectual property rights) as collateral to secure the repayment of financing.

What can serve as collateral for financing?

Gen­er­al­ly, col­lat­er­al for financ­ing can be struc­tured as rights in rem or as sim­ple con­trac­tu­al oblig­a­tions. Pledges are the most com­mon col­lat­er­al when it comes to tan­gi­ble objects. How­ev­er, intan­gi­ble objects such as intel­lec­tu­al prop­er­ty rights can also be pledged to secure the repay­ment of financ­ing.

Such intel­lec­tu­al prop­er­ty rights include reg­is­tered trade­marks, trade­mark appli­ca­tions and unreg­is­tered trade­mark rights. Fur­ther, in Aus­tria, a sub­se­quent addi­tion of goods and/or ser­vices to the list of goods and ser­vices of an already exist­ing trade­mark reg­is­tra­tion (as with an Aus­tri­an nation­al trade­mark is pos­si­ble) may be pledged too.

How to pledge a trademark

Under Aus­tri­an Law gen­er­al­ly, the cre­ation of a pledge requires (i) a title (ie, a pledge agree­ment between the own­er of the pledged asset and the cred­i­tor) and (ii) a modus that is vis­i­ble to the pub­lic (prop­er­ty law per­for­mance). For tan­gi­ble assets, the modus is the hand­ing over of the pledged asset to the cred­i­tor or a third par­ty (Faustp­fand­prinzip). For trade­marks, such modus is not applic­a­ble as a trade­mark is an intan­gi­ble object (intel­lec­tu­al prop­er­ty right) and can­not be hand­ed over to the cred­i­tor.

Aus­tri­an Trade­mark law men­tions the pos­si­bil­i­ty of the record­ing of pledges in the trade­mark reg­is­ter; how­ev­er, it does not state that the right in rem is acquired there­by. In prac­tice, the most com­mon­ly used modus is the record­ing of the pledge with the com­pe­tent trade­mark reg­is­ter. Anoth­er modus may be a book entry in the books of the own­er of the trade­mark. Oth­er pub­licly vis­i­ble modi may fur­ther be applied.

Record­ing of a pledge

In Aus­tria, the record­ing of a pledge with the com­pe­tent trade­mark reg­is­ter has only a declara­to­ry effect (ie, the record­ing is not con­clu­sive evi­dence of the right in rem to the trade­mark and can­not con­firm the (non-)existence of a (pri­or rank­ing) right, which is very impor­tant for con­duct­ing an IP due dili­gence!

Still, accord­ing to the pre­vail­ing legal views, the record­ing of a pledge has the advan­tage of mak­ing third par­ties aware of the pledge, there­by avoid­ing that a third par­ty acquired bona fide any rights to the pledged trade­mark. This legal view is not, how­ev­er, con­firmed by law or case law.

The record­ing of the pledge is still (in most cas­es) the pre­ferred modus of cre­at­ing a valid pledge.

Although there is no dead­line for record­ing the pledge with the com­pe­tent trade­mark reg­is­ter, it is strong­ly rec­om­mend­ed to request the record­ing as soon as pos­si­ble so third par­ties are aware of it.

Book entry

An entry in the books of the own­er of the pledged trade­marks is anoth­er pos­si­bil­i­ty to put third par­ties on notice of the right in rem. It is rea­son­able, as cred­i­tor, to request such an entry espe­cial­ly, at the stage between fil­ing the request for record­ing of the pledge (see above) and the actu­al record­ing of the pledge.

Pledging of trademark applications

Although there is no spe­cif­ic guid­ance in Aus­tria, it is pos­si­ble to request record­ing of a pledge already in the appli­ca­tion stage of a trade­mark.

Fol­low­ing the infor­mal prac­tice of the Aus­tri­an Patent and Trade­mark Office, upon an appli­ca­tion to record a pledge for a pend­ing appli­ca­tion, a respec­tive note should be made in the appli­ca­tion file (but this is not gen­er­al­ly open for pub­lic inspec­tion, so there is no gen­er­al declara­to­ry effect) and the pledge should be record­ed upon issuance of the reg­is­tra­tion of the trade­mark. No addi­tion­al application/request should be nec­es­sary.

How to apply for a recording of a pledge

Unless the whole pledge agree­ment is pre­sent­ed, usu­al­ly a short pledge deed or con­fir­ma­to­ry dec­la­ra­tion serves as proof of the right in rem. The con­fir­ma­to­ry dec­la­ra­tion need only state that there is a pledge, and the essen­tial points of the pledge (eg, pled­gor, pledgee, max­i­mum amount of the secured debt). In prac­tice, the record­ing usu­al­ly only refers to the date of the con­fir­ma­to­ry dec­la­ra­tion

It takes some months until the Aus­tri­an Patent and Trade­mark Office issues a deci­sion upon the request for record­ing the pledge and until the pledge is record­ed in the trade­mark reg­is­ter. This may be because record­ing only has a declara­to­ry effect any­way. How­ev­er, once the request for record­ing the pledge is filed with the Aus­tri­an Patent and Trade­mark Office, a note (“Plombe”) that such request is pend­ing will be vis­i­ble in the trade­mark reg­is­ter.

The recording of a pledge in the trademark register is not compulsory for creating a pledge on a trademark, but it is the commonly accepted modus to create a pledge, with probably the best effect to put third parties on notice of the pledge.

Österreich: Marken als Sicherheit für Finanzierungen

In letzter Zeit blicken Finanzierungs-Anbieter vermehrt auf Marken (und andere Immaterialgüterrechte) als Sicherheit, um die Rückzahlung von Finanzierungen sicherzustellen.

Was kann als Sicherheit dienen?

Sicher­heit­en kön­nen grund­sät­zlich in dingliche Rechte oder ein­fach ver­tragliche Verpflich­tun­gen gegliedert wer­den. Das Pfan­drecht ist die häu­fig­ste Sicher­heit für kör­per­liche Sachen. Es kön­nen jedoch auch unkör­per­liche Sachen wie Imma­te­ri­al­güter­rechte verpfän­det wer­den, um die Rück­zahlung von Finanzierun­gen zu besich­ern.

Der­ar­tige Imma­te­ri­al­güter­rechte umfassen einge­tra­gene Marken, Marke­nan­mel­dun­gen sowie nicht einge­tra­gene Marken­rechte. Außer­dem kann in Öster­re­ich eine nachträgliche Erweiterung ein­er bere­its beste­hen­den Markenein­tra­gung verpfän­det wer­den (bei nationalen öster­re­ichis­chen Marken ist es möglich, das Waren- und Dien­stleis­tungsverze­ich­nis ein­er bere­its beste­hen­den Marke ein­fach zu erweit­ern; es muss keine Neuan­mel­dung durchge­führt wer­den).

Wie man eine Marke verpfändet

Generell benötigt man nach öster­re­ichis­chem Recht zur Begrün­dung eines Pfan­drechts (i) einen Titel (zB einen Pfand­ver­trag zwis­chen dem Eigen­tümer des Pfandge­gen­stands und dem Gläu­biger) und (ii) einen Modus, welch­er öffentlich ersichtlich ist (Sachen­recht). Für kör­per­liche Sachen beste­ht der Modus in der Über­gabe der verpfän­de­ten Sache an den Gläu­biger oder einen Drit­ten (Faustp­fand­prinzip). Für Marken ist ein solch­er Modus nicht geeignet, da Marken unkör­per­liche Sachen sind (Imma­te­ri­al­güter­recht) und dem Gläu­biger nicht übergeben wer­den kön­nen.

Das öster­re­ichis­che Marken­recht nen­nt die Möglichkeit, die Verpfän­dung ins Marken­reg­is­ter einzu­tra­gen; es bes­timmt jedoch nicht, dass dadurch das jeden­falls das dingliche Pfan­drecht erwor­ben wird. Eine solche Ein­tra­gung der Verpfän­dung im Marken­reg­is­ter ist jedoch in der Prax­is der am häu­fig­sten ange­wandte Modus. Ein weit­er­er Modus wäre ein Buchver­merk in die Büch­er des Pfandbestellers. Aber auch andere, für Dritte sicht­bare, Modi kön­nen ange­wandt wer­den.

Ein­tra­gung eines Pfan­drechts

In Öster­re­ich hat die Ein­tra­gung eines Pfands in das zuständi­ge Marken­reg­is­ter nur deklara­torischen Effekt (dh die Ein­tra­gung ist kein ein­deutiger Beweis für das Beste­hen des dinglichen Rechts an der Marke und kann die (Nicht-)Existenz eines (vor­rangi­gen) Rechts nicht bestäti­gen. Das ist ins­beson­dere rel­e­vant bei der Durch­führung ein­er IP Due Dili­gence!

Die herrschende Ansicht ist jedoch, dass die Ein­tra­gung des Pfan­drechts den­noch den Vorteil hat, dass sie Drit­ten die Verpfän­dung ins Bewusst­sein ruft und dadurch ver­hin­dert, dass sie gut­gläu­big Rechte an der verpfän­de­ten Marke erwer­ben. Diese Recht­san­sicht ist jedoch nicht durch Gesetz oder Recht­sprechung bestätigt.

Die Ein­tra­gung des Pfan­drechts ist daher nach wie vor (in den meis­ten Fällen) der bevorzugte Modus, um ein gültiges Pfand zu bestellen.

Obwohl es keine Frist für die Ein­tra­gung des Pfan­drechts im zuständi­gen Marken­reg­is­ter gibt, ist es empfehlenswert, die Ein­tra­gung so bald als möglich zu beantra­gen, sodass Dritte von der Verpfän­dung umge­hend Ken­nt­nis erlan­gen kön­nen.

Buchver­merk

Ein Buchver­merk in die Büch­er des Eigen­tümers der verpfän­de­ten Marken ist eine andere Möglichkeit, Dritte auf das dingliche Recht hinzuweisen. Als Gläu­biger ist es sin­nvoll, einen solchen Ein­trag im Sta­di­um zwis­chen Ein­re­ichung des Antrags auf Ein­tra­gung des Pfan­drechts (siehe oben) im Reg­is­ter und der tat­säch­lichen Ein­tra­gung im Marken­reg­is­ter zu erwirken.

Verpfändung von Markenanmeldungen

Obwohl es in Öster­re­ich keine speziellen Richtlin­ien gibt, ist es möglich, die Ein­tra­gung des Pfan­drechts auch bere­its in der Marke­nan­mel­dungsphase zu beantra­gen.

Der (inof­fiziellen) Prax­is des Öster­re­ichis­chen Paten­tamts fol­gend, sollte nach dem Antrag der Ein­tra­gung eines Pfan­drechts betr­e­f­fend ein­er bere­its anhängi­gen Marke­nan­mel­dung ein Ver­merk im Anmeldeakt gemacht wer­den (der Anmeldeakt ist der Öffentlichkeit im All­ge­meinen aber nicht zugänglich, sodass der Ver­merk keine deklara­torische Wirkung hat). Das Pfan­drecht sollte dann nach der erfol­gten Reg­istrierung im Reg­is­ter einge­tra­gen wer­den. Hier­für sollte keine weit­ere Anfrage/kein weit­er­er Antrag notwendig sein.

Wie man die Eintragung eines Pfandrechts beantragt

Sofern nicht ein umfassender Pfan­drechtsver­trag vorgelegt wird, dient gewöhn­lich eine kurze Verpfän­dung­surkunde oder eine Bestä­ti­gungserk­lärung als Nach­weis vor dem Amt. Die Bestä­ti­gungserk­lärung muss nur die Exis­tenz ein­er Verpfän­dung und deren wichtig­ste Punk­te enthal­ten (zB Pfand­schuld­ner, Pfandgläu­biger, Höch­st­be­trag der gesicherten Forderung). In der Prax­is bezieht sich die Ein­tra­gung der Verpfän­dung gewöhn­lich nur auf das Datum der Bestä­ti­gungserk­lärung.

Es dauert einige Monate bis das Öster­re­ichis­che Paten­tamt eine Entschei­dung über den Antrag auf Ein­tra­gung eines Pfan­drechts trifft und bis das Pfan­drecht im Marken­reg­is­ter einge­tra­gen wird. Das mag so sein, da die Ein­tra­gung des Pfan­drechts im Reg­is­ter sowieso nur deklara­torischen Effekt hat. Wenn jedoch ein­mal der Antrag auf Ein­tra­gung eines Pfan­drechts beim Öster­re­ichis­chen Paten­tamt ein­gere­icht wor­den ist, ist eine Notiz (“Plombe”) über den anhängi­gen Antrag im Marken­reg­is­ter ersichtlich.

Die Eintragung eines Pfandrechts im Markenregister ist keine Voraussetzung, um ein Pfandrecht an einer Marke zu begründen, aber sie stellt den gemeinhin akzeptierten Modus der Pfandrechtsbestellung dar, mit der wahrscheinlich wichtigsten Wirkung, Dritte von der Verpfändung in Kenntnis zu setzen.