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Austria: Trademarks as Collateral for Financing

In recent years, providers of financing are increasingly looking into trademarks (and other intellectual property rights) as collateral to secure the repayment of financing.

What can serve as collateral for financing?

Generally, collateral for financing can be structured as rights in rem or as simple contractual obligations. Pledges are the most common collateral when it comes to tangible objects. However, intangible objects such as intellectual property rights can also be pledged to secure the repayment of financing.

Such intellectual property rights include registered trademarks, trademark applications and unregistered trademark rights. Further, in Austria, a subsequent addition of goods and/or services to the list of goods and services of an already existing trademark registration (as with an Austrian national trademark is possible) may be pledged too.

How to pledge a trademark

Under Austrian Law generally, the creation of a pledge requires (i) a title (ie, a pledge agreement between the owner of the pledged asset and the creditor) and (ii) a modus that is visible to the public (property law performance). For tangible assets, the modus is the handing over of the pledged asset to the creditor or a third party (Faustpfandprinzip). For trademarks, such modus is not applicable as a trademark is an intangible object (intellectual property right) and cannot be handed over to the creditor.

Austrian Trademark law mentions the possibility of the recording of pledges in the trademark register; however, it does not state that the right in rem is acquired thereby. In practice, the most commonly used modus is the recording of the pledge with the competent trademark register. Another modus may be a book entry in the books of the owner of the trademark. Other publicly visible modi may further be applied.

Recording of a pledge

In Austria, the recording of a pledge with the competent trademark register has only a declaratory effect (ie, the recording is not conclusive evidence of the right in rem to the trademark and cannot confirm the (non-)existence of a (prior ranking) right, which is very important for conducting an IP due diligence!

Still, according to the prevailing legal views, the recording of a pledge has the advantage of making third parties aware of the pledge, thereby avoiding that a third party acquired bona fide any rights to the pledged trademark. This legal view is not, however, confirmed by law or case law.

The recording of the pledge is still (in most cases) the preferred modus of creating a valid pledge.

Although there is no deadline for recording the pledge with the competent trademark register, it is strongly recommended to request the recording as soon as possible so third parties are aware of it.

Book entry

An entry in the books of the owner of the pledged trademarks is another possibility to put third parties on notice of the right in rem. It is reasonable, as creditor, to request such an entry especially, at the stage between filing the request for recording of the pledge (see above) and the actual recording of the pledge.

Pledging of trademark applications

Although there is no specific guidance in Austria, it is possible to request recording of a pledge already in the application stage of a trademark.

Following the informal practice of the Austrian Patent and Trademark Office, upon an application to record a pledge for a pending application, a respective note should be made in the application file (but this is not generally open for public inspection, so there is no general declaratory effect) and the pledge should be recorded upon issuance of the registration of the trademark. No additional application/request should be necessary.

How to apply for a recording of a pledge

Unless the whole pledge agreement is presented, usually a short pledge deed or confirmatory declaration serves as proof of the right in rem. The confirmatory declaration need only state that there is a pledge, and the essential points of the pledge (eg, pledgor, pledgee, maximum amount of the secured debt). In practice, the recording usually only refers to the date of the confirmatory declaration

It takes some months until the Austrian Patent and Trademark Office issues a decision upon the request for recording the pledge and until the pledge is recorded in the trademark register. This may be because recording only has a declaratory effect anyway. However, once the request for recording the pledge is filed with the Austrian Patent and Trademark Office, a note (“Plombe”) that such request is pending will be visible in the trademark register.

The recording of a pledge in the trademark register is not compulsory for creating a pledge on a trademark, but it is the commonly accepted modus to create a pledge, with probably the best effect to put third parties on notice of the pledge.

Österreich: Marken als Sicherheit für Finanzierungen

In letzter Zeit blicken Finanzierungs-Anbieter vermehrt auf Marken (und andere Immaterialgüterrechte) als Sicherheit, um die Rückzahlung von Finanzierungen sicherzustellen.

Was kann als Sicherheit dienen?

Sicherheiten können grundsätzlich in dingliche Rechte oder einfach vertragliche Verpflichtungen gegliedert werden. Das Pfandrecht ist die häufigste Sicherheit für körperliche Sachen. Es können jedoch auch unkörperliche Sachen wie Immaterialgüterrechte verpfändet werden, um die Rückzahlung von Finanzierungen zu besichern.

Derartige Immaterialgüterrechte umfassen eingetragene Marken, Markenanmeldungen sowie nicht eingetragene Markenrechte. Außerdem kann in Österreich eine nachträgliche Erweiterung einer bereits bestehenden Markeneintragung verpfändet werden (bei nationalen österreichischen Marken ist es möglich, das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis einer bereits bestehenden Marke einfach zu erweitern; es muss keine Neuanmeldung durchgeführt werden).

Wie man eine Marke verpfändet

Generell benötigt man nach österreichischem Recht zur Begründung eines Pfandrechts (i) einen Titel (zB einen Pfandvertrag zwischen dem Eigentümer des Pfandgegenstands und dem Gläubiger) und (ii) einen Modus, welcher öffentlich ersichtlich ist (Sachenrecht). Für körperliche Sachen besteht der Modus in der Übergabe der verpfändeten Sache an den Gläubiger oder einen Dritten (Faustpfandprinzip). Für Marken ist ein solcher Modus nicht geeignet, da Marken unkörperliche Sachen sind (Immaterialgüterrecht) und dem Gläubiger nicht übergeben werden können.

Das österreichische Markenrecht nennt die Möglichkeit, die Verpfändung ins Markenregister einzutragen; es bestimmt jedoch nicht, dass dadurch das jedenfalls das dingliche Pfandrecht erworben wird. Eine solche Eintragung der Verpfändung im Markenregister ist jedoch in der Praxis der am häufigsten angewandte Modus. Ein weiterer Modus wäre ein Buchvermerk in die Bücher des Pfandbestellers. Aber auch andere, für Dritte sichtbare, Modi können angewandt werden.

Eintragung eines Pfandrechts

In Österreich hat die Eintragung eines Pfands in das zuständige Markenregister nur deklaratorischen Effekt (dh die Eintragung ist kein eindeutiger Beweis für das Bestehen des dinglichen Rechts an der Marke und kann die (Nicht-)Existenz eines (vorrangigen) Rechts nicht bestätigen. Das ist insbesondere relevant bei der Durchführung einer IP Due Diligence!

Die herrschende Ansicht ist jedoch, dass die Eintragung des Pfandrechts dennoch den Vorteil hat, dass sie Dritten die Verpfändung ins Bewusstsein ruft und dadurch verhindert, dass sie gutgläubig Rechte an der verpfändeten Marke erwerben. Diese Rechtsansicht ist jedoch nicht durch Gesetz oder Rechtsprechung bestätigt.

Die Eintragung des Pfandrechts ist daher nach wie vor (in den meisten Fällen) der bevorzugte Modus, um ein gültiges Pfand zu bestellen.

Obwohl es keine Frist für die Eintragung des Pfandrechts im zuständigen Markenregister gibt, ist es empfehlenswert, die Eintragung so bald als möglich zu beantragen, sodass Dritte von der Verpfändung umgehend Kenntnis erlangen können.

Buchvermerk

Ein Buchvermerk in die Bücher des Eigentümers der verpfändeten Marken ist eine andere Möglichkeit, Dritte auf das dingliche Recht hinzuweisen. Als Gläubiger ist es sinnvoll, einen solchen Eintrag im Stadium zwischen Einreichung des Antrags auf Eintragung des Pfandrechts (siehe oben) im Register und der tatsächlichen Eintragung im Markenregister zu erwirken.

Verpfändung von Markenanmeldungen

Obwohl es in Österreich keine speziellen Richtlinien gibt, ist es möglich, die Eintragung des Pfandrechts auch bereits in der Markenanmeldungsphase zu beantragen.

Der (inoffiziellen) Praxis des Österreichischen Patentamts folgend, sollte nach dem Antrag der Eintragung eines Pfandrechts betreffend einer bereits anhängigen Markenanmeldung ein Vermerk im Anmeldeakt gemacht werden (der Anmeldeakt ist der Öffentlichkeit im Allgemeinen aber nicht zugänglich, sodass der Vermerk keine deklaratorische Wirkung hat). Das Pfandrecht sollte dann nach der erfolgten Registrierung im Register eingetragen werden. Hierfür sollte keine weitere Anfrage/kein weiterer Antrag notwendig sein.

Wie man die Eintragung eines Pfandrechts beantragt

Sofern nicht ein umfassender Pfandrechtsvertrag vorgelegt wird, dient gewöhnlich eine kurze Verpfändungsurkunde oder eine Bestätigungserklärung als Nachweis vor dem Amt. Die Bestätigungserklärung muss nur die Existenz einer Verpfändung und deren wichtigste Punkte enthalten (zB Pfandschuldner, Pfandgläubiger, Höchstbetrag der gesicherten Forderung). In der Praxis bezieht sich die Eintragung der Verpfändung gewöhnlich nur auf das Datum der Bestätigungserklärung.

Es dauert einige Monate bis das Österreichische Patentamt eine Entscheidung über den Antrag auf Eintragung eines Pfandrechts trifft und bis das Pfandrecht im Markenregister eingetragen wird. Das mag so sein, da die Eintragung des Pfandrechts im Register sowieso nur deklaratorischen Effekt hat. Wenn jedoch einmal der Antrag auf Eintragung eines Pfandrechts beim Österreichischen Patentamt eingereicht worden ist, ist eine Notiz (“Plombe”) über den anhängigen Antrag im Markenregister ersichtlich.

Die Eintragung eines Pfandrechts im Markenregister ist keine Voraussetzung, um ein Pfandrecht an einer Marke zu begründen, aber sie stellt den gemeinhin akzeptierten Modus der Pfandrechtsbestellung dar, mit der wahrscheinlich wichtigsten Wirkung, Dritte von der Verpfändung in Kenntnis zu setzen.